REFORME DU DROIT DES MARQUES : LES POINTS A RETENIR

25 mai 2020

Le 16 décembre 2015, le Parlement européen a adopté la directive (UE) 2015/2436, dite « Paquet Marques », ayant pour but d’harmoniser et de moderniser le droit des marques au sein de l’Union européenne.

Transposées en droit français au sein du Code de la propriété intellectuelle notamment par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et par le décret d’application n°2019-1316 du 9 décembre 2019, les nouvelles dispositionssont entrées en vigueur le 11 décembre 2019,à l’exception de celles relatives à la procédure en nullité et en déchéance applicables à compter du 1er avril 2020.

L’objectif affirmé de la réforme est de :

• Permettre le dépôt de nouvelles marques (marques sonores ou animées) du fait de la suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque,
• Assurer une plus grande disponibilité des signes en favorisant le dépôt de marque ciblant davantage les produits et services correspondant à leur activité avec la suppression du forfait pour trois classes au profit d’un système de taxe par classe (taxe de 190 euros pour une classe et de 40 euros par classe supplémentaire au-delà de la première),
• Elargir la procédure d’opposition à d’autres droits antérieurs que la marque, comme les dénominations sociales, les noms commerciaux, enseignes et noms de domaines, les indications géographiques enregistrées, le nom, l’image ou la renommée d’une entité publique à condition qu’ils appartiennent au même titulaire,
• Déjudiciariser une partie du contentieux en conférant une compétence exclusive à l’INPI pour l’ensemble des actions formées à titre principal en déchéance (défaut d’usage, dégénérescence, induction du public en erreur) ainsi que les actions formées à titre principal en nullité sur des motifs absolus (absence de caractère distinctif) et sur des motifs relatifs (existence de droit antérieur),
• Lutter contre les marques « dormantes » notamment en renforçant la preuve de l’usage de la marque antérieure enregistrée depuis plus de 5 ans, pour chaque produit ou service, lorsque celle-ci est invoquée à l’appui d’une opposition,
• Renforcer la lutte contre la contrefaçon en élargissant la liste des actes ou usages considérés comme contrefaisants (comme l’atteinte portée à une marque de renommée), en prévoyant que les autorités douanières pourront réaliser des retenues sans que le titulaire de la marque ait à prouver que ces produits sont destinés à un État où leur commercialisation est interdite, en offrant la possibilité aux licenciés d’initier cette action avec l’accord du propriétaire de la marque contrefaite et dès lors où son contrat ne le lui interdit pas.

NOS RECOMMANDATIONS :

• Exploiter les marques que vous déposez pour éviter d’en perdre la propriété ;
• Déposer vos marques avec des libellés couvrant vos activités de façon à pouvoir justifier de leur usage ;
• Conserver les preuves d’exploitation de vos marques de façon à pouvoir justifier de leur usage et penser à faire établir des enquêtes de notoriété ;
• Penser à protéger les signes dont le dépôt est désormais « techniquement » possible.